Il marchio ricopre un ruolo fondamentale per l’impresa: le permette di distinguersi dalle altre mantenendo la clientela già acquisita e attirandone di nuova, inoltre orienta le scelte degli acquirenti verso i prodotti o i servizi dell’azienda dal momento in cui riesce a conquistare la loro fiducia.
La contraffazione o l’uso improprio del marchio, quindi, possono provocare gravi danni all’impresa: l’acquirente, convinto di avere a che fare con l’azienda di cui si fida, potrebbe acquistare prodotti non conformi alle sue aspettative e successivamente decidere di non comprare più ciò che è contraddistinto da quel marchio.
Quali sono gli strumenti attraverso i quali un’impresa può tutelarsi?
In Italia, la normativa di riferimento in tema di marchi d’impresa è rappresentata dal Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005). L’art. 7 del Codice stabilisce che il marchio è costituito da segni, parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forme del prodotto o della sua confezione, combinazioni o tonalità cromatiche. Una definizione decisamente ampia, che include qualsiasi elemento idoneo a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di un’altra.
La registrazione di un marchio non è obbligatoria, ma necessaria per esercitare i diritti riconosciuti al titolare del marchio dall’art. 20 del Codice della Proprietà Industriale. Essa, infatti, impedisce a soggetti non autorizzati dal titolare di utilizzare un marchio simile o identico, perciò è indispensabile per proteggere l’impresa da condotte che rendano il marchio confondibile.
Il titolare del marchio registrato esercita il diritto di uso esclusivo per un decennio ma può rinnovarlo illimitatamente, sempre per una durata di dieci anni.
Un marchio può essere registrato a livello nazionale, comunitario o internazionale.
La registrazione a livello nazionale permette la tutela del marchio su tutto il territorio italiano. La domanda di registrazione deve essere presentata all’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o presso le Camere di Commercio.
La registrazione del marchio a livello comunitario consente di tutelarlo su tutto il territorio dell’Unione Europea; in questo caso, la domanda di registrazione deve essere presentata all’Euipo (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) o presso uno degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri.
La registrazione del marchio a livello internazionale, invece, consente di tutelarlo in tutti i Paesi che hanno aderito all’Accordo e al Protocollo di Madrid.
Liceità, verità, originalità e novità sono i requisiti che il marchio deve possedere. La loro sussistenza deve essere verificata pima di presentare la domanda di registrazione. La ricerca di anteriorità serve ad accertare la presenza di marchi già registrati, uguali o simili rispetto a quello che si intende registrare, per una categoria merceologica identica o simile.
La violazione di un marchio registrato produce effetti sia sotto un profilo civilistico che penalistico. Quali strumenti si hanno a disposizione per proteggerlo?
Tutela stragiudiziale
L’opposizione alla registrazione del marchio è un procedimento amministrativo attuabile in fase di registrazione di un nuovo marchio considerato uguale o simile a quello tutelato. Dopo la richiesta di deposito, gli uffici provvedono alla sua pubblicazione affinché possa essere conosciuto da terzi e chi ritenga di averne diritto si opponga alla registrazione. L’opposizione deve essere proposta all’Ufficio brevetti e marchi entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione del marchio ritenuto lesivo. Scaduto tale termine, si potrà ricorrere in sede giudiziale.
La diffida è funzionale per ottenere rapidamente il ritiro della domanda di registrazione di un marchio confondibile con altri prodotti e/o servizi. Notificare direttamente al contraffattore l’esistenza del diritto di esclusiva tramite un’azione stragiudiziale, diffidandolo dal continuare la sua attività illecita, può essere sufficiente ad ottenere la cessazione della contraffazione, senza ricorrere ad un’azione giudiziaria.
Tutela giudiziale
Per cinque anni dal momento della registrazione è possibile agire chiedendo la nullità di un marchio ritenuto lesivo di un altro registrato in precedenza e in mancanza dei requisiti previsti per la registrazione. Superato il termine di 5 anni, il marchio diverrà incontestabile.
Si parla di contraffazione in caso di utilizzo illegittimo di un marchio uguale o simile da parte di un soggetto non autorizzato, col risultato di creare confusione nel consumatore.
Non sempre la contraffazione è intenzionale: un marchio può somigliare ad un altro anche in maniera del tutto casuale, senza che le due aziende siano mai entrate in contatto tra loro.
Come stabilisce l’art. 20 del Codice di proprietà industriale, il titolare di un marchio d’impresa registrato ha facoltà di fare uso esclusivo dello stesso, e quindi di vietare ai terzi, tramite l’azione di contraffazione, l’utilizzo nella loro attività economica di: un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dalla somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico; un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Le tempistiche del giudizio di contraffazione e i danni che, nel frattempo, il titolare del diritto può subire, hanno portato il legislatore a prevedere misure cautelari speciali che possano essere chieste sia prima dell’avvio del giudizio, sia durante. Si tratta di: descrizione, sequestro e inibitoria.
La descrizione si attua con l'accesso dell'Ufficiale Giudiziario, assistito da periti, nel luogo in cui si trova il prodotto contraffatto. L'Ufficiale redige un verbale in cui descrive l'oggetto che costituisce la violazione dei diritti di marchio o di brevetto. Questo mezzo cautelare precostituisce la prova della contraffazione.
Il sequestro, invece, mira ad impedire la circolazione del prodotto contraffatto, affidandone la custodia ad un soggetto che non può disporne senza l'ordine del giudice.
L'inibitoria cautelare è l’ordine con cui il giudice vieta al contraffattore la prosecuzione o la ripresa dell’attività di fabbricazione, commercializzazione e utilizzo di ciò che costituisce violazione del diritto altrui.
Si parla di volgarizzazione del marchio quando quest’ultimo passa dal definire lo specifico prodotto di un’azienda all’intera categoria di prodotti di cui fa parte.
Si tratta di un fenomeno linguistico estremamente rischioso non solo sotto il profilo giuridico, dato che rappresenta una delle principali cause di decadenza del marchio, ma soprattutto sotto quello economico-commerciale: può infatti causare una contrazione del volume d’affari o contraffazioni.
L’art. 13 del Codice della proprietà industriale prevede proprio che il marchio decada se, a causa dell’attività o dell’inattività del suo titolare, diventa denominazione generica del prodotto o servizio o perde la sua capacità distintiva.
Per evitare la decadenza per volgarizzazione è necessario che l’imprenditore si attivi affinché il marchio sia sempre riconoscibile come tale. In questo senso, può accompagnare il marchio alla R di “marchio registrato” (®) oppure ad un nome generico che i consumatori possano utilizzare alternativamente al primo.
Rischi in ambito digitale
Il marchio può correre dei rischi anche sul web: i fenomeni più frequenti sono il typosquatting e il cybersquatting. Il primo si verifica quando terzi utilizzano gli elementi distintivi di un’azienda in modo ingannevole o apportando al marchio piccole modifiche per approfittare degli errori di battitura degli utenti e dirottarli su siti diversi da quelli ricercati. Il secondo, invece, prevede la registrazione a scopo speculativo del dominio internet corrispondente al marchio altrui.
Altre attività che possono danneggiare e ledere i diritti di una società consistono nella deviazione del traffico web anche per mezzo della Seo black hat. Con questa pratica, si cerca di deviare il flusso di clienti dal sito dell’azienda proprietaria del marchio verso il proprio per sfruttare l’affidabilità del marchio violato o contraffatto approfittando dell’errore del potenziale acquirente.
L’Italia ha istituito il Registro .IT, un’anagrafe dei domini internet.it con sede all’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa, il quale gestisce le pratiche di contestazione relative all’assegnazione di un dominio.
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